АБ "Гаевский и партнеры"
Полезные советы Интеллектуальные споры

Что нужно проверить лицензиару в договоре на использование товарного знака

Лицензиар — это правообладатель, который передает лицензиату право пользования на товарный знак.

Подготовили, чек-лист для лицензиара, что следует обязательно указать в договоре:

— конкретный товарный знак с номером свидетельства, на который передаются права. Если их несколько, следует указать каждый;

— товары, в отношении которых будет использоваться товарный знак и способы, посредством которых это будет осуществляться (к примеру, размещение в рекламе, в том числе в Интернете, на этикетках, на упаковке и пр.);

Nota bene: коллективный знак ЕАЭС по лицензионному договору передать нельзя!

— вид лицензии. Если ничего не указывать (и для лицензиара это предпочтительный вариант), то лицензия, по умолчанию, будет простая (неисключительная), что позволит заключать договоры в отношении этих товарных знаков с другими лицензиатами. При исключительной лицензии такого права у лицензиара нет.

Nota bene: Для разных способов использования ТЗ можно предусмотреть разные виды лицензий;

— право использовать товарный знак самому лицензиару. Без указания об этом в договоре такого права у него нет;

— условия об оплате. Для лицензиара предпочтителен вариант с комбинированным вознаграждением:

  • фиксированный (паушальный) платеж за факт предоставления права пользования ТЗ;
  • роялти — периодические платежи за использование ТЗ.

Роялти можно установить не за факты пользования, а за периоды. Тогда лицензиату придется платить даже у случаях, когда ТЗ он не использовал.

— территорию, в пределах которой предоставляется право использовать товарный знак. Можно ограничиться регионом, районом, даже населенным пунктом. Для нескольких передаваемых товарных знаков можно указать свою территорию для использования;

— срок действия договора. По умолчанию — 5 лет.

Nota bene: срок действия исключительного права на товарный знак — 10 лет с момента подачи заявки на его регистрацию.

— право передавать ТЗ в использование по сублицензии. По умолчанию — только с письменного согласия лицензиара. И этот вариант для него предпочтителен;

— если все-таки указано право на сублицензию, необходимо указать, кто будет нести ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата— сублицензиат или лицензиат.